I. INTRODUZIONE
Le disposizioni penali relative alla violazione dei marchi sono stabilite nell’articolo 30 della Legge sulla Proprietà Industriale n. 6769 (“Legge n. 6769“), intitolata “Disposizioni penali relative alla violazione dei marchi”.
L’articolo 30 della Legge n. 6769 prevede tre diversi tipi di reati: (1) produrre o fornire servizi, immettere sul mercato o vendere, importare o esportare, acquistare per scopi commerciali, possedere, trasportare o immagazzinare, violando un diritto di marchio mediante imitazione o rischio di confusione; (2) rimuovere senza autorizzazione il segno che indica la protezione del marchio da un prodotto o imballaggio; e (3) disporre, senza autorizzazione, di un diritto di marchio appartenente a terzi mediante trasferimento, concessione di licenza o pegno.
In questo articolo, intitolato “Violazione del Marchio”, (i) tracceremo la storia della violazione del marchio in Türkiye, (ii) spiegheremo il concetto di marchio e le differenze tra la violazione del marchio e la concorrenza sleale disciplinata dall’articolo 55 del Codice Commerciale Turco n. 6102 (“Codice n. 6102“) con riferimento all’articolo 62, (iii) esamineremo solo il tipo di violazione previsto all’articolo 30/1 della Legge n. 6769 in termini dei suoi elementi, (iv) analizzeremo il diritto di denuncia, il periodo di denuncia e le disposizioni di pentimento relative a questa violazione, e (v) faremo riferimento alle misure di sicurezza applicabili alle persone giuridiche in caso di commissione di questa violazione.
Questo articolo non tratterà le violazioni relative alla rimozione non autorizzata del segno di protezione del marchio da un prodotto o imballaggio (articolo 30/2) né la disposizione non autorizzata di un diritto di marchio mediante trasferimento, licenza o pegno (articolo 30/3).
II. PANORAMICA STORICA DELLA VIOLAZIONE DEI MARCHI IN TÜRKİYE
I primi esempi di regolamentazione internazionale per la protezione dei marchi si sono visti nel 1995, quando i firmatari dell’Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al Commercio (“TRIPS”) hanno iniziato ad adattare la loro legislazione sui marchi a questa regolamentazione.
Nel corso degli anni, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno apportato diverse modifiche alla legislazione sui marchi, culminando nell’adozione del Regolamento (UE) 2017/1001 sul Marchio dell’Unione Europea. Seguendo da vicino le modifiche della legislazione dell’Unione Europea, Türkiye ha introdotto modifiche significative nella sezione dei marchi della Legge n. 6769.[1]
Con l’abrogazione del Decreto Legge n. 556 sulla Protezione dei Marchi attraverso l’articolo 191 della Legge n. 6769 del 22.12.2016, si è concluso il periodo dei decreti legge sui marchi nel diritto turco. Di conseguenza, la legislazione ha previsto sanzioni penali per la protezione dei marchi in conformità con il principio di legalità.
III. DIFFERENZE TRA VIOLAZIONE DEL MARCHIO E CONCORRENZA SLEALE
La registrazione di un marchio non è obbligatoria per sanzionare penalmente la violazione del marchio. Tuttavia, la registrazione è importante per provare i diritti sul marchio, proteggerlo prevenendo violazioni e determinare se una violazione sarà soggetta alle disposizioni penali della Legge n. 6769 o del Codice n. 6102.
Infatti, l’articolo 30/5 della Legge n. 6769 stabilisce, “Per infliggere una pena per i reati indicati in questo articolo, è obbligatorio che il marchio sia registrato in Türkiye.” Pertanto, una violazione del marchio può essere soggetta a sanzione penale solo se il marchio è registrato in Türkiye ai sensi della Legge n. 6769.
I marchi non registrati o non registrati in Türkiye sono anch’essi protetti dalla legge penale ai sensi delle disposizioni sulla concorrenza sleale del Codice n. 6102.
Nel Codice n. 6102, l’articolo 55/4 si riferisce all’atto di “adottare misure che portano alla confusione con beni, prodotti, attività o opere di altri…”, elencando così la produzione di prodotti contraffatti come un esempio di concorrenza sleale. Inoltre, l’articolo 62 stabilisce che gli atti elencati nell’articolo 55 costituiscono il reato di “concorrenza sleale”. Stabilisce che, “…su denuncia di una persona avente diritto ad agire in giudizio ai sensi dell’articolo 56, saranno puniti con la reclusione fino a due anni o una multa per gli atti specificati in ciascun comma.” Inoltre, parallelamente all’articolo 30/4 della Legge n. 6769, l’articolo 63 prevede che misure di sicurezza specifiche per le persone giuridiche saranno applicate se commettono questo reato.
Pertanto, la registrazione di un marchio è importante non solo per la sua protezione, ma anche per determinare la legislazione che lo proteggerà. Di conseguenza, l’Assemblea delle Camere Civili della Corte d’Appello indica che se un marchio è registrato in Türkiye, sarà protetto ai sensi della Legge n. 6769, e se non è registrato o è registrato altrove, sarà protetto ai sensi del Codice n. 6102 (Fascicolo 2007/11-965, Decisione 2007/961, 12.12.2007).[2]
IV. CONCETTI DI RISCHIO DI CONFUSIONE E IMITAZIONE
Come indicato sopra, gli atti che costituiscono violazioni del marchio che discutiamo qui sono elencati nell’articolo 30/1 della Legge n. 6769. Di conseguenza, l’articolo 30/1 della Legge n. 6769 penalizza la violazione del marchio mediante imitazione e rischio di confusione.
Per questo motivo, è necessario spiegare i concetti di imitazione e rischio di confusione prima di affrontare gli elementi di questa infrazione. Secondo la dottrina, l’imitazione si riferisce alla copia di un marchio, mentre il rischio di confusione si riferisce agli atti che possono creare confusione con il marchio originale.
V. ELEMENTI DEL REATO
Perché si configuri il tipo di reato disciplinato dall’articolo 30/1 della Legge n. 6769, è sufficiente che l’autore commetta solo uno degli atti elencati in questo articolo.
Pertanto, l’autore sarà considerato colpevole se commette uno dei seguenti atti: produrre o fornire servizi, immettere sul mercato o vendere, importare o esportare, acquistare per scopi commerciali, possedere, trasportare o immagazzinare, violando un diritto di marchio mediante imitazione o rischio di confusione.
Poiché la violazione del marchio è classificata come reato di pericolo, non è necessario che si verifichi un danno effettivo. In altre parole, la vittima del reato non deve subire alcun danno ulteriore affinché il reato si realizzi.
Inoltre, per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, l’intenzione generale è sufficiente per la sua configurazione e non è richiesto un intento specifico. Come menzionato sopra, l’autore deve compiere gli atti elencati nella legge che costituiscono la violazione del marchio mediante imitazione o rischio di confusione.
Il reato è punito con la reclusione da uno a tre anni e una multa giudiziaria fino a ventimila giorni. Tuttavia, l’articolo 30/7 della Legge n. 6769 prevede una disposizione di pentimento. Di conseguenza, se una persona che vende o mette in commercio un prodotto contraffatto fornisce informazioni sulla provenienza di tali prodotti e, quindi, contribuisce all’identificazione dei produttori e al sequestro dei prodotti, non sarà condannata.
Tuttavia, come affermato in varie decisioni dell’Assemblea Penale della Corte di Cassazione, affinché si applichino le disposizioni di pentimento, non è sufficiente che l’autore che mette in commercio o vende i beni prodotti imitando il marchio di un’altra persona segnali dove sono stati ottenuti i beni. È inoltre necessario che, a seguito della notifica dell’autore, i produttori dei beni siano identificati e i beni prodotti siano sequestrati.[3]
Per quanto riguarda il diritto di denuncia e il termine di prescrizione, il perseguimento di una violazione del marchio richiede la presentazione di una denuncia ai sensi dell’articolo 30/6 della Legge n. 6769. Ai sensi dell’articolo 73/1-2 del Codice Penale Turco n. 5237 (“Codice n. 5237“), per i reati soggetti a denuncia, è obbligatorio esercitare il diritto di denuncia entro il termine di 6 mesi dalla data di scoperta dell’autore e dell’atto. Di conseguenza, il diritto di denuncia deve essere esercitato entro il termine di 6 mesi dalla data di scoperta della violazione del marchio e dell’autore.
L’articolo 30/4 della Legge n. 6769 stabilisce, “Se i reati indicati nelle disposizioni di questo articolo sono commessi da atti di una persona giuridica, si applicheranno inoltre misure di sicurezza specifiche.” Pertanto, si stabilisce che se i reati regolati dall’articolo 30/1 sono commessi da persone giuridiche, saranno adottate misure di sicurezza specifiche conformemente alle disposizioni generali.
Poiché la Legge n. 6769 non definisce le misure di sicurezza specifiche per le persone giuridiche, quelle previste dall’articolo 60 del Codice n. 5237 possono essere prese come riferimento.
Ai sensi dell’articolo 60 del Codice n. 5237, in caso di condanna per un reato attraverso la partecipazione degli organi o rappresentanti di una persona giuridica soggetta a una normativa speciale e operante sotto una licenza concessa da un ente pubblico o un abuso dell’autorizzazione conferita da questa licenza, il tribunale può decidere la revoca di questa licenza e la confisca dei beni e degli interessi materiali collegati al reato.
VI. CONCLUSIONE
In questo articolo, abbiamo (i) tracciato la storia della violazione del marchio in Türkiye, (ii) spiegato il concetto di marchio e le differenze tra violazione del marchio e concorrenza sleale, (iii) definito i concetti di imitazione e rischio di confusione, (iv) affrontato la violazione del marchio in termini dei suoi elementi e del diritto di denuncia, la durata della denuncia e le disposizioni di pentimento, e (v) fatto riferimento alle misure di sicurezza specifiche per le persone giuridiche in caso di commissione di questa violazione.
Come dimostrato in questo articolo, è importante per la sostenibilità delle attività economiche, sociali e commerciali che la violazione dei marchi di proprietà di persone giuridiche o fisiche sia penalizzata dalla legge e soggetta a sanzioni penali. Inoltre, la sicurezza della vita commerciale richiede che il legislatore affronti gli atti che non sono attualmente criminalizzati nella legge ma che costituiscono violazione del marchio nelle condizioni attuali.
Scritto da: B. Batuhan Birtane, Senior Associate
[1] Mustafa Öksüz, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2021, Le Conseguenze della Violazione del Marchio, Numero: 156, p. 303.
[2] Corte di Cassazione, Sezioni Civili Riunite, Fascicolo 2007/11-965, Decisione 2007/961, 12.12.2007: “L’uso non autorizzato di un marchio è considerato (i) concorrenza sleale nel caso di un marchio non registrato e (ii) una violazione nel caso di un marchio registrato.”
[3] Corte di Cassazione, Assemblea Penale, Fascicolo 2020/19-167, Decisione 2020/444, 05.11.2020: “Per applicare le disposizioni di pentimento alla violazione del marchio, non è sufficiente che l’autore indichi dove sono stati ottenuti i beni. La notifica deve anche rivelare i produttori di tali beni e garantire il sequestro dei beni.”
